III. 지식재산권 침해 유형별 예방책 및 대응책
1. 등록된 권리에 대한 침해
우리기업의 현지에서 기등록된 권리에 대한 위조상품이 현지에서 유통되거나 제3국으로
수출되고 있는 경우
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사례
○ 아시아의 A국은 의류·봉제산업등 경공업 분야의 내수시장이 지난 수년간 괄목한만한 성장을이루었다.
○ 산업용 재봉틀바늘 전문제조업체인 우리기업 甲은 부단한 연구끝에 내구성이 뛰어난 재봉틀바늘을 개발하여 "JALBAGA"란 상표로 A국에 대량수출하고 있다. "JALBAGA"바늘은 품질과 가격경쟁면에서 일본등 선진국의 제품을 능가하여 A국의 관련업계에서는 폭발적인 인기를 누리고 있었다. 이에 甲은 자사의 상표를 보호하기 위하여 A국 상표국 및 전리국에 상표와 특허를 각각 출원·등록하였다.
○ 얼마 후, 갑은 현지의 대리점들로부터 "JALBAGA" 상표가 부착된 조잡한 품질의 재봉틀바늘이 "JALBAGA"정품의 25% 정도 가격으로 유통되고 있다는 정보를 입수하였다.
○ 현재 갑은 현지 대리점들에게 위조·침해상품에 대한 홍보물을 배포하고는 위조·침해자의 신원을 확인하기 위하여 사태를 관망중이다.
○ 또한, 갑은 미국과 일본의 현지시장에서도 갑의 특허를 모방한 중국산 바늘이 대량으로 수입되어 판매되고 있다는 정보를 현지 독점수입상들로부터 입수하게 되었다.
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예 방 책
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이런 유형의 침해를 완전히 근절시키기는 어려우나, 당해국 정부당국의 단속·집행을 강화시켜 침해사례 발생을 사전에 억제한다면, 어느 정도 피해 발생을 최소화할 수 있다.
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귀사의 상품에 대한 침해·위조상품이 발견되었을 때에는, 현지 법정대리인 등을 통하여 침해자에 대한 신원을 은밀하고 신속하게 파악하도록 한 후, 당해국 집행·단속부서에 신고를 하여, 침해자를 처벌하고 침해를 중지시킬 수 있는 방안이 있다.
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그러나, 침해자의 처벌은 일과성에 지나지 않을 우려가 있기 때문에,
- 애로기업은 한국 특허청 "해외 지적재산권 애로 신고 센터"에 신고를 한 후, 통상채널을 통해 당해국의 집행의지 및 단속을 강화시키도록 하는 것이 장기적으로 볼 때 상기 유형의 침해를 억제·예방할 수 있는 최상의 방안이다.
◆ 이를 위해 정부 당국에서는 문제가 있는 국가에 대하여 정부간 채널을 통하여 문제를 제기하고 있으며, 침해 다발국에 대한 공세적 적극적 산업재산권 통상외교를 강화할 계획이다.
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중국과 같은 제3국에서 제조된 모방·침해상품이 미국·일본 등의 선진국 시장에 유입되어 판매가 되는 경우, 우리기업이 관련 특허·상표 등의 산업재산권을 현지에서 등록하게 되면, 비교적 지재권 관련 집행제도가 잘 갖추어 있는 선진국 시장에서 효과적으로 침해를 예방할 수 있습니다.
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대 응 책
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개도국에서 침해가 발생하였을 때는 예방책의 경우와 마찬가지로, 우선 현지 법정대리인 등을 고용하여 침해자의 신원 및 침해사실에 대한 사전증거를 확보한 후 당해국 관련 부서에 신고하여 침해자를 단속·처벌할 수 있도록 해야 합니다.
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중국, 동남아를 비롯한 많은 개도국의 경우, 지재권 보호를 위한 검찰·경찰의 전담인력이 부족하여, 피해자 자신이 지재권 침해에 대한 충분한 정보(침해자의 신원 , 침해내역 및 침해증거)를 제공할 때에만, 당국은 침해신고에 대하여 신속하게 대응하고, 효과적으로 조사를 진행할 수 있다.
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침해지역이 개도국일 경우, 지재권은 주로 형사처벌에 의하여 보호되는 경우가 많다. 이는 침해자들이 신원이 불확실하거나 영세한 경우가 많아, 지재권 침해를 억제하기 위한 민사적 처벌은 집행이 어렵거나 비효율적이기 때문에 형사처벌 위주도 법제를 정비하기 때문이다.
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한편, 선진국의 경우, 사회적으로 안정된 EU지역등은 지재권 보호를 손해배상 등의 민사처벌을 위주로 법제를 운영하기도 합니다. 이런 경우, Punitive damage(처벌적 손해배상)나 Treble damage(실손해액의 3배 손해배상)처럼 가중처벌적 민사구제 제도를 운영하는 경우가 대다수입니다.
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선진국에서 등록안된 지재권에 대한 침해가 발생했을 경우, 지식재산권 관련 제도에 의거한 보호를 획득하기는 일반적으로 어렵지만, 미국의 선사용주의나 독일처럼 강력한 부정경쟁방지법(모방금지를 강조)을 적용하고 있는 국가에서는 공정한 상거래 질서(fair competition)의 확립차원에서 지재권침해행위를 제지하고 있습니다.
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2. 등록안된 권리에 대한 침해
(1) 우리기업 유명상표를 현지인이 무단 선등록한 경우
:현지인에 의한 우리기업 유명상표의 선등록은 현지인이 우리기업 상표에 대한 현지 소비자간의 높은 인지도를 이용하여 자신의 제품판매상 정당하지 않은 이익을 취하려는 경우
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사례
:
우리기업의 유명상표를 사용하기 위해 선등록한 사례
○ 한국의 L기업은 중남미지역의 다수 국가에 "HOME STAR"라는 상표를 부착하여 전자제품을 수출하고 있다. L은 수출대상 국가 현지에 독점수입상을 선정하여 "HOME STAR" 제품의 현지 유통·판매를 도모하고 있었다.
○ 현지에서 "HOME STAR" 제품에 대한 호응이 좋아, 제품 판매량이 증가하자 L은 과거에 수출거래 관계가 없었던 주변 국가로 판매망을 넓히려 하였다. 그러나, 주변국중 한 나라인 B국의 유통업자인 T는 "HOME STAR" 상표를 이미 B국에서 등록 완료하고 제3국으로부터 OEM으로 제품을 납품받아 판매하고 있어서, L은 "HOME STAR" 상표가 부착된 자사의 전자제품을 B국에 수출할 수도 판매할 수도 없는 상황에 처하게 됐다.
○ 따라서, L은 B국에 수출하기 위해서 "STAY HOME"이란 새로운 상표를 개발하여 자사 제품의 판매를 시작하였으나, B국에서 "HOME STAR" 상표의 인지도가 워낙 높아 새로운 "STAY HOME" 상표로는 T와 경쟁하기가 어려운 상황에 처하게 됐다.
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사례 : 우리기업의 진출을 막기 위해 선등록한 사례
○ 중남미에 위치한 C국은 의류업이 주된 산업이었다.
○ C국의 의류업계에는 "L"과 "M"이라는 두 경쟁사가 있어 칠레의 시장을 양분하고 있었다. 최근 몇 년간 판매경쟁에서 "L"은 계속해서 "M"에게 뒤쳐지고 있었다. 이에 "L"은 그 간의 부진을 만회하기 위하여, 한국의 유명한 의류 업체인 "N"과 기술이전 및 상표라이센스 계약을 체결하고 "N"의 수출용 상표인 "POMNA"를 수입 판매하기위한 내부계획을 확정하였다.
○ 이러한 "L"의 내부계획을 미리 눈치챈 "M"은 "L"의 상기계획을 저지하기 위하여 "POMNA"상표를 칠레에서 선등록하였다.
○ 따라서, "N"과 "L"의 상기 라이센스 및 수출계약은 포기되었고, "N"마져도 "POMNA"의 상표로 칠레에 의류를 판매할 수 없게 되었다.
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예 방 책
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상표권은 등록된 국가내에서만 보호되므로, 진출하고자 하는 해외시장에서 우선 상표출원·등록을 하여 상표권에 대한 보호를 획득하는 것이 중요하다.
- 적지 않은 우리기업들은 해외상표출원을 비롯한 해외에서 지재권 권리획득의 비용을 단지 수익성 없는 추가적인 부대비용 정도로만 여기며, 상표출원을 위한 지출을 가능한 감축하려는 것이 현재까지의 실정이었다.
- 그러나, 첫째로 지재권 획득비용을 전술한 바와 같이 상품의 제품수명 및 수익성을 높이기 위한 보험료라고 여길 수 있는 인식전환이 필요하다. 수출상품을 항공 또는 해상운송시, 운송보험을 생략하려는 업체는 거의 없는 것과 마찬가지로, 상기 사례에서 처럼, 특정 시장에서 상표권 침해로 인하여, 5년동안 100만대를 판매할 수 있는 제품을 2년동안 50만대 밖에 판매할 수 없게 된다면, 이는 지재권 획득이라는 일종의 적은 보험료를 절약하려다 큰 손해를 감수하는 것과 같다.
- 특히, 중남미지역 처럼, 상표브로커나 무단 선등록에 의한 상표침해가 빈발하고 있는 지역에서는 상표출원·등록이 매우 중요하다.
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대 응 책
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우선 무단 선등록한 현지인에게 상표등의 등록된 지재권을 양도받는 방안이 있다. 현지인이 요구하는 양도금액이 현지에서의 예상소송가액과 비슷하거나 적다고 판단될 경우 지재권 양도협상을 추진하는 것이 비용이나 시간면에서 가장 효율적일 수 있을 것이다.
- 물론, 협상과정에서 협상 및 법률 전문가를 고용하는 것이 최종 양도가를 적정액 수준에서 타결시킬 수 있는 정상적인 방안일 것이다.
- 이런 전략중의 일례로서, 양도협상을 추진시 한편으로는 등록 무효 또는 취소소송을 제기하겠다고 위협하면서 양도협상을 추진하는 양면전략 등을 활용하는 수도 있다.
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둘째로 소송을 제기하여 현지인이 선등록한 상표등 지재권을 취소·무효화시키는 방법이 있다.
- 상표권과 관련하여서는 아국 상표의 주지저명성을 이용하여 현지인의 등록상표를 취소시킬 수 있으며, 특허권과 관련하여서는 출원당시의 신규성·진보성 결여등을 이유로 현지인의 특허권을 무효시킬 수 있을 것이다.
- 당해 국가가 WTO 또는 파리동맹의 회원국일 경우, 아국 상표가 유명상표임를 증명하여 보호를 획득하고 현지인의 등록상표를 취소시킬 수 있다.
- WTO/TRIPs협정 제16조 2항과 3항(파리조약의 경우 제6조2항)에서는,
"회원국은 상표의 홍보결과 회원국내에서 얻어진 지명도를 포함, 관련분야에 있어서 일반인에게 알려진 정도를 고려하여 유명성을 판단하며, 특정 상품과 서비스에 대한 상표의 사용이 등록된 상표권자 사이의 관련성을 나타내고 또한 등록된 상표권자의 이익이 이러한 사용에 의하여 침해될 가능성이 있는 경우, 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 유사하지 아니한 상품 또는 서비스에도 준용하여 유명상표를 보호한다"
고 명시하고 있다. 따라서, 유명상표로 인정될 경우 동일 분야의 상품뿐만 아니라 유사 상품에도 적용하여 보호를 받을 수 있는 가능성이 있으나, 승소가 쉽지 않다.
- 아국의 특허권이 무단 선등록되었을 경우, 당해 특허가 한국 등 여타국에서 이미 알려져 있었거나 상품화되어 사용되고 있던 기술이라는 점을 들어 현지인의 특허권을 무효시킬 수 있다.
- 특히 소송제기시, 현지인이 출원·등록한 지재권이 타인의 소유임을 인지하고 있을 뿐만아니라, 타인의 상표 등의 명성에 고의적으로 편승하여 이익을 취하려 했다는 악의성을 증명할 수 있다면 더욱 유리한 방향으로 소송을 유도해 갈 수 있다.
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(2)
우리기업 상표를 현지 거래인이 무단 선등록한 경우
: 우리기업 상표의 현지거래인에 의한 무단 선등록은 현지거래인의 우리기업의 허락이나 동의를 받지 않고, 우리기업이 현지에서 자신의 상표를 등록하기 전에 현지거래인의 동상표를 앞서 등록하는 경우
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사례 : 현지대리인이 제품수입 이후에 선등록한 사례
○ 용수펌프 전문 제조업체인 우리기업 "H"는 D국에 용수펌프를 수출하기 위하여 현지에서 다년간 용수펌프의 수입을 취급해온 "C"를 독점수입업자로 지정하고, "QUALQUAL"이란 상표를 부착하여 수출을 시작하였다.
○ 한동안, "C"는 "QUALQUAL"용수펌프를 성실하게 판매하였으나, 점차로 판매실적이 저조해질 뿐만아니라 "H"에 대하여 수출단가를 낮출 것을 요구하기 시작했다. 이에 "H"는 필리핀에서 "C"를 대체할 만한 용수펌프 수입업자를 모색하기 시작했다.
○ 이런 "H"의 의도를 인지한 "C"는 필리핀에서 "QUALQUL"상표를 "H"와 상의하지 않고 D국에 등록한 후, "C"자신이 필리핀에서 소유한 상표권을 빌미로 만약 "H"가 "C"의 독점수입권을 파기할 경우, "H"의 "QUALQUAL"용수펌프가 필리핀에서 판매될 수 없도록 조치를 취하겠다고 "H"를 위협하였다.
○ "H"는 필리핀 시장을 포기할 수 없어, 어쩔수 없이 "C"와 독점수입계약을 유지할 수 밖에 없었다.
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예 방 책 -
해외시장 진출시, 우리기업이 소유한 상표 등의 지재권을 현지에서 출원·등록하는 것이 최선의 예방책입니다.
- 때로는, 현지 거래인이 상표침해 등의 침해가능성을 우리측에 통보하며, 상표 등의 지재권을 현지에서 출원·등록해 주기를 요청하는 경우에도, 우리기업은 상표 등의 출원·등록비용을 불필요한 추가비용이라 간주하며 현지 거래인의 요청을 무시하고 있다가, 현지인이 스스로 우리기업의 제품 및 상표의 시장가치를 인식하고는 현지에서 출원·등록하는 경우도 있습니다.
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대 응 책 -
현지인이 무단등록한 사례와 유사하게 지재권을 양도받는 방법이 있습니다.
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또한, 양도가 여의치 않을 경우 소송을 통하여 현지인의 상표 등록을 취소시키는 방법이 있습니다.
- 이런 경우, 관련 상표등의 지재권이 자신과 거래하고 있는 상대 회사의 소유상표라는 것을 알면서도 출원을 한 것이라는 현지인의 부정함을 강조하여 소송을 제기할 수 있습니다만, 현지거래인의 명백한 부정한 목적이나 동기를 증명하는 것이 어려울 수 있습니다.
- 파리 협약가맹국의 경우에는, 국내상표법에 대리인 관계에 있던 자의 출원은 일정 기간내에 취소할수 있도록 하고 있으므로 당해국의 상표법제상 규정을 잘 활용하는 것이 필요하다.
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사례 : 현지거래인이 거래성립 이전에 선등록한 사례
○ 인도네시아의 개인사업가 "K"는 한국의 "GOJANGMOO"자동차회사로 부터 최대 베스트셀러 모델인 "JALNAGA"모델을 독점적으로 수입·판매할 계획하에 개약 체결전에 임의로,인도네시아에서 "GOJANGMOO"라는 상호와 "JALNAGA"라는 상표를 등록하였다.
○ 등록완료후 "K"는 "GOJANGMOO"회사에 접근하여, 자신이 이미 인도네시아내에서 "GOJANGMOO"라는 상호와 "JALNAGA" 상표를 등록하였으니, "K" 본인을 "GOJANGMOO"회사의 인도네시아 독점수입상으로 지정해 줄 것을 요청하였다.
○ 인도네시아에 진출할 것을 모색하고 있던 "GOJANGMOO"회사는 "K"가 이미 인도네시아내에서 "GOJANGMOO"라는 상호와 "JALNAGA" 상표권 소유자라는 사실을 사후에 알고는 "K"를 "GOJANGMOO"자동차의 인도네시아 독점수입상으로 하여 계약을 맺었다.
○ 얼마 지나지 않아 "GOJANGMOO"회사측은 인도네시아내에서 "JALNAGA"모델의 판매가 부진하자, "K"와의 독점수입계약을 파기하고 본사 직영판매망을 구축하기를 원했다.
○ 따라서, "GOJANGMOO"회사는 "K"에게 "GOJANGMOO"상호와 "JALNAGA"상표권을 양도할 것을 요구하였으나, "K"은 매우 불쾌해 하며, "GOJANGMOO"회사의 요구를 단호히 거절하였다.
○ 현재 "GOJANGMOO"회사는 "K"로부터 상호와 상표권을 양도받을 수 있는 방법을 모색하고 있다.
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예 방 책
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이런 침해유형은 예방이 가장 어려운 유형이다. 사실 우리기업이 해외에 진출하기 전에 현지인이 선등록할 것을 미리 예측하기란 쉽지 않을 뿐만 아니라, 해외진출계획을 기획하는 측면에서도 시기와 지역을 무한정 확장시켜 출원·등록을 추진한다는 것은 현실성이 없기 때문이다.
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대 응 책
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양도를 받기 위해서는 현지인에게 권리를 소유한 것 자체로는 별 경제적 가치가 없다는 것을 인식시키는 것이 가장 효과적이다.
- 첫째, 현지인이 권리를 양도하지 않는다면, 다른 브랜드로 현지시장에 진출하겠다고 위협하며, 이럴 경우 현지인이 소유한 권리는 경제적 가치가 없는 무용지물이 된다고 설득하여, 현지인에게 권리를 양도할 수 있는 여건을 조성하는 것이다.
- 사실, 제품자체의 명성과 결부되지 않은 상표는 그다지 높은 경제적 가치를 지니지 않는다. 우리기업이 현지인에게 제품을 공급하지 않을 경우, 현지인이 상표권만을 무작정 소유하려고 하기 보다는 우리기업과 협조하여 독점수입권과 같은 경제적 이익을 창출하려고 할 것이다.
- 우리기업 상표의 지명도가 그다지 높지 않을 경우, 다른 브랜드로 현지시장에 우리 기업의 제품을 소개하는 것도 하나의 대안이 될 수 있다. 일본 자동차 회사인 토요다와 혼다는 미국시장에서 고급자동차를 판매하기 위하여 새로운 상표인 렉서스(Lexus)와 아큐라(Acura)를 각각 소개하였고, 제품의 품질관리를 철저히 지키며, 꾸준히 마켓팅을 한 결과 큰 성공을 거둘 수 있었다.
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우리상표가 현지시장에서 어느 정도 지명도가 있을 경우는, 현지인을 주지저명상표에 대한 부정한 목적의 출원을 이유로 상표 등록취소소송을 제기하겠다고 위협해볼 수는 있다.
- 그러나, 개도국의 경우 유명상표의 보호범위가 협소하여, 실제 소송에서의 승산은 높지 않은 경우가 대부분이기 때문에 상기소송은 단지 현지인의 권리양도분위기 조성을 위한 위협용으로 구사하는 것이 효과적이다.
- 따라서, 소송위협전략은 전술한 다른 브랜드 소개전략과 동시에 구사할 경우에 최선의 효과를 발휘할 수 있다.
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(3) 우리기업의 등록안된 권리에 대한 위조ㆍ침해상품이 현지에서 유통되거나 제3국으로 수출되고 있는 경우
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사례
○ 한국의 "갑"은 도난방지 감시시스템의 전문제조업체로 유럽, 미국 및 일본등 선진국에 카메라 및 C.R.T 모니터 등을 대량수출 하고 있다. 특히, "갑"의 감시카메라는 디자인면이나 기능면에서 매우 뛰어나, 관련 업계에서의 인기는 대단하였다. 그러나, "갑"은 자신의 제품들에 대하여 한국에서는 디자인권을 획득하였지만, 해외출원료는 부담이 가는 금액이라 국제출원 및 등록은 하지 않은 상태였다.
○ 그러던중 어느날 유럽의 수입상들로 부터 유사한 제품을 50%의 가격으로 공급하겠다는 업체가 나타나 수입선을 바꾸겠다는 통보를 받았다.
○ "갑"은 실상을 조사해본 결과, 동아시아의 경쟁국인 A국의 "W"는 "갑"의 디자인과 기능을 똑같이 모방한 감시카메라제품을 유럽을 비롯한 일본과 미국등지로 싼값에 출하하고 있다는 것이었다.
○ "K"는 곧 미국과 일본의 수입상들로부터도 유럽수입상들의 통보와 유사한 통보를 받지 않을까 우려하고 있다.
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예 방 책 -
해외에서의 선출원·등록이 최선의 예방책입니다. 그러나, 출원 지역의 선택은 경우에 따라 달라질 수 있다.
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위조·침해상품이 특정국가에서 제조되어 그 국가내에서만 유통이 될 것으로 기대되는 경우(사실 이런 경우는 상품이 그 지역내에서만 시장성을 가질 때입니다), 여타 국가에 출원을 할 필요는 없다.
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그러나, 상기의 사례에서 처럼, 특정국가에서 제조되어 제3국으로 수출되고 있을 경우, 위조·침해상품이 유통될 지역에도 출원·등록하는 것이 효과적인 예방책이다. 왜냐하면, 특정국가의 사법당국이 제3국으로 수출되는 침해상품에 대한 집행의지가 정책적 또는 관행적(수출을 장려하는 것과 같은)으로 결여되어 있을 경우가 있기 때문이다.
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대 응 책
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상표나 디자인이 침해당했을 경우에는, 우리기업이 우선 출원하는 것이 최선의 대응책이다. 출원후에는 침해업자에게 경고장을 발송하여, 침해자가 배상하거나 감수해야할 처벌을 통보하여 상대방을 위협하는 방법이 있다.
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특허의 경우는 출원하기에 앞서, 변리사 등의 전문가와 등록 가능성 여부에 대하여 조언을 구하는 것이 필요하다. 특허는 주요 구성요소가 주지의 기술이거나 이미 시판된 상품에 적용되어 사용중인 기술일 경우 신규성을 상실하여 특허권을 허여받을 수 없기 때문이다.
- 따라서, 우리기업의 미등록된 특허에 대하여 모방이나 침해가 이루어졌을 경우, 등록가능성 여부를 우선 분석한 후, 특허요건을 상실하였다고 판단되면, 기존의 기술을 좀더 발전시켜 개량발명으로 등록하는 수밖에 없다. 단지, 개량발명일 경우 특허의 청구범위가 축소되어 상업적 실효성이 감소될수 있는 점도 간과하여서는 안된다.
◆ 이러한 경우에도 제조국에 특허, 상표등이 등록되어 있는 경우에는, 제조국의 수출 통관 단계에서 침해물품의 수출을 막을 수 있는 통관절차(border measure)를 규정하고 있는 경우 비교적 손쉽게 보호 밤을 수 있는 방법도 있으나, 나라 마다 서로 다른 제도를 보유하고 있으므로, 국가별로 해결 방안이 다를 수 있다.
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3. 선진국에서의 지식재산권 관련 무역장벽
(1). 선진국에서의 우리기업의 무역활동 방해유형의 특징
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선진국에서는 불법적인 침해나 모방에 의하여 우리기업에게 손해를 야기하기보다는, 법적 절차 및 제도를 이용하여 합법적으로 우리기업의 활동을 방해하는 경우가 있다.
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예를 들어, 우리기업이 현지기업의 지재권을 침해하지 않았는데도, 우선 우리기업의 불법적 침해를 주장하며 가처분 신청, 소송등의 법적 절차를 통하여, 우리 기업의 상품판매를 지연시키거나, 고가의 소송비용을 빌미로 하여 우리 기업에게 양보를 강요하고 타협을 하도록 종용하기도 한다.
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이러한 선진국 기업들의 관행은 후진국이나 개도국에서의 불법적 침해보다도 흔히 더욱 심각한 금전적 손실을 우리 기업에게 발생시킬 수 있다.
- 더욱이, 과거 우리기업이 그간 선진국 현지에서의 법적 대응에 소극적이었기 때문에, 우리 기업이 특히 많은 피해를 감수해야 했다.
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예 방 책
(1) 서면 계약서에 의거한 거래관행 확립 필요
- 과거에 적지 않은 경우에, 외국 Buyer와 우리기업간에 상품주문명세서를 Fax를 통하여 주고받은 후, 상품을 수출하는 경우가 많았다. 이런 상품주문명세서는 상품명, 수량, 가격 및 대금지불방법 정도만을 명시하고 있어, 거래에서 지식재산권을 비롯한 제반 법률문제가 발생할 경우에 대한 해결원칙이나 방안에 대하여 전혀 언급을 하지 않는 것이 대부분의 경우였다. 따라서, 외국Buyer와 우리기업간에 분쟁이 발생했을 경우, 우리기업은 속수무책으로 외국Buyer의 횡포를 감수해야 하는 경우가 많았다.
- 이처럼, 분쟁이 발생했을 때, 우리기업의 권리를 보호하기 위한 최선한 무기는 잘 작성된 계약서가 될 수 있다. 따라서, 상품 무역(trade in goods)에 있어 제조·판매자와 구입자간에 상품안에 내재된 지식재산권에 대한 권리관계를 명시하는 조항을 내포한 서면 계약서를 작성하여,
- 지재권 소유자의 허락없이 상품 취급자(수입업자등)이 관련 특허기술등을 악용하여 상업적 이익을 취할 수 없도록 하는 것이 필요하다.
(2) 경제성있는 산업재산권의 현지 출원·등록 필요
- 지재권에 대하여 효과적인 보호 및 집행을 제공하는 선진국에 특허, 상표등 권리의 출원 및 등록을 해 두는 것이, 분쟁발생시 반대 소송(counter claim)을 제기하거나, cross license을 통한 화의를 도출하는등 당해 소송을 유리하게 이끌수 있는 이점이 많기 때문에, 당해 발명의 경제성을 고려하여 현지출원 및 등록을 하는 것이 필요하다.
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대 응 책 (1) 소송제기 등의 법적 대응
- 침해가 발생했을시, 우선 변호사 등의 전문가를 고용하여 법적 구제를 구하는 것이 효과적이다. 미국 등의 선진국에서는 공정한 상거래 질서(fair competition)를 강조하여 법제가 갖추어져 있기 때문에, 침해인의 기만성과 허위성을 증명할 수 있는 증거가 있다면, 소송에서 매우 승소할 가능성이 높아질 수 있다.
- 예를 들어, 미국의 경우, 우리제품의 독점수입상이 우리기업의 미등록 특허를 사전 허락없이 미국특허상표청에 출원·등록하였다면, 특허허여에 있어 선발명주의의 원칙과 특정 발명이 타인의 발명임을 알면서도 자신의 발명인 것처럼 기만하여 특허출원을 한 사실을 근거로 하여 소송을 제기하면 승산이 있다.
- 또한, 우리기업이 수출한 상품의 현지시장 진출을 막기 위하여 현지인이 법적 전술을 구사하는 경우도 있다. 예를 들어, 우리기업의 상품이 현지인의 특허를 도용하여 침해했다고 주장하며, 법원에 소송을 제기하고는 통관 및 유통금지를 위한 가처분명령(temporary restraint order)을 법원으로부터 받았을 때, 우리기업은 일단 가처분명령에 대한 이의제기 및 소송에 대한 법적대응을 하여야 한다. 상대의 주장이 근거가 약하고 억지적인 측면이 강할 경우, 현지인이 법제도를 악용하여 우리기업에게 부당한 손실과 피해를 입히려 한다고 우리기업은 주장할 수 있으며, 특히 미국에서는 이런 주장이 법원에 설득력이 있을 경우 소송사기(frivolous lawsuit)로 현지인을 공격하면 매우 승산이 높다.
(2) 법적 위협을 동반한 중재
- 선진국에서는 법적분쟁이 법정에서 해결되기보다는 중재나 화의에 의해 해결되는 경우가 많다. 예를 들어, 미국에서는 100건의 법적 분쟁중 5건 정도만이 법정에서 해결된다.
- 중재나 화의는 당사자들이 법정 분쟁에서 자신의 승리를 확신할 수 없을 경우에 여건이 조성됩니다. 예를 들어, 상대방이 우리기업에게 특허권 침해를 주장하며 소송을 제기하였다고 (또는 하겠다고) 법적 위협을 할 경우,
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우리기업은 사용중인 기술이 상대방 특허청구범위에 속하지 않는다고 반박을 하여, 상대방이 분쟁에 대한 자신감을 잃도록 하는 것이 필요하며, 이 경우에도, 현지에 유사한 주변 기술 등에 대하여 특허가 출원·등록되어 있는 경우에는, 반대 소송(counter claim)을 제기하거나, cross license을 통한 화의를 도출하는 등 당해 소송을 유리하게 이끌수 있는 이점이 많다.
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