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     특허법 및 실용신안법의 개정 - 주요변경사항 (2001. 7. 1 시행)

 

I. 머리말

특허청에서는 특허제도의 국제적 조화 및 심사ㆍ심판의 신속한 절차진행을 도모하고 기술 및 심사환경의 변화를 반영하며, 특허권의 보호를 강화하고 특허관련 용어를 일반인이 이해하기 쉽도록 개선하기 위하여 특허법을 개정하였다.(2001. 2 .3 법률 제6411호) 실용신안법도 공통되는 사항에 대해서는 특허법과 같이 개정함과 아울러 실용신안 선등록제도가 보다 효율적으로 운영되도록 개정하였다.(2001. 2. 3 법률 제6412호)

개정법률은 2001년 7월 1일부터 시행되나 출원인의 편의를 위한 일부 규정은 공포된 날부터 시행되고 있다.

II. 주요 개정내용

1. 신규성 상실사유의 추가

현행 특허법의 특허요건에 관한 규정인 제29조의 제1항제2호의 「특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명」을 「특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 電子通信回線을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명」으로 하였다.

2. 신규성 상실의 예외규정

(1) 신규성 상실 예외대상의 확대

인터넷을 통하여 공개된 기술에 대하여도 신규성 상실의 예외사유에 추가하였다(개정특허법 제30조제1항제1호 다목).

(2) 신규성 상실 예외규정의 적용범위 확대

신규성 상실 예외규정의 적용범위를 확대하여 출원발명이 발표발명과 다른 경우에도 적용하도록 하였다(개정특허법 제30조제1항 본문).

(3) 박람회 범위의 개정

신규성 상실 예외규정의 적용을 받을 수 있는 박람회의 범위에 제한을 두지 아니하였다(개정특허법 제30조제1항제3호)

3. 보정제도

1) 개정배경

보정은 특허출원절차에 있어서 중요한 요소이다. 선원주의하에서 발명자는 가능한 한 빨리 특허출원을 할 필요가 있고 출원을 서두르다 보면 출원후에 이를 수정하여야 할 경우가 생기게 된다. 보정제도는 이러한 필요성에 의하여 생긴 제도이며 적법하게 보정을 하면 보정된 사항도 특허출원일로 소급하게 된다. 그러나 우리나라의 보정제도는 보정의 허용이 가능한 범위 등에 있어서 선진각국과는 다르게 운용되고 있고 요지변경의 판단이라고 하는 독특한 제도를 가지고 있어 이를 국제적 조화의 관점에서 개정하여야 할 필요성이 대두되어 왔다. 또한 앞으로 심사처리기간이 단축되어 공개전 심사가 가능하게 될 경우 등을 고려하여 자진보정기간을 개선할 필요성이 대두되어 왔다.

2) 개정내용

(1) 자진보정기간

출원인이 출원 후 자진보정을 할 수 있는 시기는 심사관이 특허결정의 등본을 송달하기전(거절이유가 있는 경우에는 최초거절이유통지를 받기 전)까지로 하였다(개정특허법 제47조제1항).

(2) 거절이유통지의 횟수제한

특허청에서의 절차의 신속화를 위하여 거절이유통지의 횟수를 통상2회(최초거절이유통지, 최후거절이유통지)로 제한하여 최초로 통지하는 거절이유통지를 최초거절이유통지로 하고(개정특허법 제47조제1항제1호), 최초거절이유통지에 대응하여 제출된 보정에 대하여 거절이유가 존재할 경우에 이에 대한 거절이유통지를 최후거절이유통지로 하였다(개정특허법 제47조제1항제2호).

(3) 보정허용범위

보정허용범위를 개정하여 보정으로 신규사항이 추가되면 거절이유로 하였고(개정특허법 제47조제2항), 특허후에는 특허이의신청이유(개정특허법 제69조제1항제4호의2) 및 특허무효이유(개정특허법 제133조제1항제4호의2)로 하였다.

(4) 최후거절이유통지 이후의 특허청구범위에 대한 보정의 제한

최후거절이유통지 후 및 특허거절결정에 대한 불복심판청구시의 특허청구범위에 대하여 보정을 제한하였다(개정특허법 제47조제3항 및 제4항). 개정법에서는 최초거절이유통지 후에는 특허청구범위의 보정에 제한을 두지 않으나, 최후거절이유통지 후 및 특허거절결정불복심판청구시에는 특허청구범위의 보정에 제한을 두어, 특허청구범위의 감축(청구항의 삭제를 포함), 잘못된 기재의 정정, 불명료한 기재를 명확하게 하는 것에 한정하기로 하였다.

4. 우선권주장 규정

1) 우선권제도에 있어서 우선권주장의 보정 또는 추가

특허출원시에 우선권주장을 한 자는 최선일부터 1년 4개월 이내에 한하여 그 보정 또는 추가를 인정하도록 하였다(개정특허법 제54조제7항, 제55조제5항). 이는 PCT에서는 국제출원후에도 우선권주장의 보정 또는 추가가 인정되고 있고 PLT에서도 이러한 사항이 채택되었음을 반영하여 출원인의 편의를 도모하기 위함이다.

2) 특허청간 우선권증명서류를 교환하는 전산협력체제의 구축을 반영

파리조약에 의한 우선권주장에 있어서 산업자원부령이 정하는 국가에서 한 출원을 기초로 우선권주장을 하는 출원을 하는 경우 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 특허출원을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본을 제출하지 않아도 되는 규정을 신설하였다(개정특허법 제54조제4항 단서). 현행 규정에서는 출원인이 파리조약에 의한 우선권주장을 하는 경우 직접 우선권 증명서류를 특허청에 제출하여야 하나, 한ㆍ일 특허청간 우선권 증명서류를 교환하도록 하는 협상을 반영하여 출원인의 편의를 도모하게 하였다.

3) 국내우선권제도에 있어 선출원의 취하간주시기

국내우선권제도에 있어서 선출원이 실용신안등록출원인 경우 후출원의 출원과 동시에 선출원이 취하되도록 하였다(개정특허법 제56조제1항). 이는 실용신안선등록제도의 도입으로 인한 선후출원의 중복등록을 방지하기 위한 개정이다.

5. 이의신청제도

(1) 특허이의신청의 신청기간

현행 규정에서 제3자는 특허등록의 공고일로부터 3개월 이내에 특허이의신청을 할 수 있으나, 개정법에서는 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일후 3월이 되는 날까지로 하였다(개정특허법 제69조제1항).

이번 개정으로 특허이의신청기간이 실질적으로 늘어나는 효과를 가진다. 특허권은 설정등록에 의하여 발생되며 제3자가 특허권을 침해하고 있다고 판단하여 등록공고전에 특허권자가 권리행사를 한 경우에 제3자가 취할 수 있는 대응수단으로서는 현행규정하에서는 등록공고후에 특허이의신청을 하거나 무효심판을 청구하여야 하나 이번의 개정으로 제3자가 특허이의신청을 원할 경우 등록공고전에도 특허이의신청을 할 수 있게 되어 제3자의 선택의 폭이 넓어졌다.

(2) 정정청구제도의 개선

특허이의신청절차에 있어서 한 정정이 부적법한 경우에 의견서 제출기간 이내에 부적법한  정정을 보정할 수 있도록 하였다(개정특허법 제77조제3항에서 제136조제9항을 준용). 현행의 특허이의신청절차에서는 특허권자에 의한 특허의 정정이 그 정정의 요건을 충족시키지 못한 경우에는 심사관은 청구인에게 의견제출기회를 부여하고 있으나(특허법 제77조제3항에서 준용하는 제136조제4항), 특허권자가 상기 심사관의 지적에 따라 부적법한 정정을 해소하는 보정을 하려고 하여도 이에 대한 규정이 없어 보정을 할 수 없는 문제가 있었다.

(3) 특허이의신청의 취하시기의 개선

특허이의신청의 취하에 있어서 심사관의 직권심사에 의한 새로운 취소이유의 송달이 있은 후에는 이의신청의 취하를 금지하도록 하였다(개정특허법 제76조제1항)

6. 심판제도

(1) 보정각하불복심판제도의 폐지

현행의 보정각하불복심판제도를 폐지하였다(현행 특허법 제132조의4 삭제). 현행 규정에서는 요지변경된 보정에 대하여는 그 보정을 각하하고, 일정기간동안 후속처리를 할 수 없어 심사처리지연의 원인이 되어 왔다. 한편 심사관의 보정각하결정에 대하여 출원인이 수긍하지 아니할 경우에 개정법에서는 특허거절결정에 대한 불복심판에서 보정각하에 대한 불복도 함께 다루도록 하여 절차의 신속을 꾀하였다(개정특허법 제51조제1항 및 제3항).

(2) 특허의 무효심판과 정정심판의 연계

무효심판의 절차 중에 정정을 할 수 있도록 하였다(개정특허법 제133조의2). 현행 규정에서는 무효심판이 청구되고 이에 대응하여 특허권자가 정정심판을 청구하여 무효심판과 정정심판이 동시에 특허심판원에 계속 중일 때에는 정정심판의 심결이 확정되기까지 무효심판의 심리가 통상 중지되었다. 무효심판절차에 있어서도 심리의 신속을 도모할 필요성이 대두되어 현행 특허이의신청제도와 같이 무효심판이 계속되고 있는 경우 무효심판절차에서 정정을 인정하는 대신 별도의 정정심판은 이를 불허하도록 하였다(개정특허법 제136조제1항 단서).

(3) 무효심판의 계속 중에 독립한 정정심판을 청구할 수 있는 시기

무효심판과 정정심판을 연계함에 따라 특허권자의 이익을 보호하여야 할 필요가 있어 무효심판의 계속중이라 하여도 독립한 정정심판을 청구할 수 없는 시기를 무효심판이 특허청에 계속되고 있는 경우로 하여 무효심판의 심결에 대하여 심결취소소송이 제기되어 법원에 계류중인 경우에는 독립한 정정심판의 청구를 가능하게 하였다(개정특허법 제136조제1항 단서)

(4) 특허거절결정에 대한 불복심판에 있어 심사전치의 경우 청구의 이유를 보정할 수 있는 규정의 신설

특허거절결정에 대한 불복심판에 있어서 심판청구인이 명세서 또는 도면의 보정을 하는 경우에 심판청구시 청구의 이유의 기재를 생략할 수 있도록 하고 청구의 이유의 기재가 없는 건에 대하여는 심사관에 의한 재심사 결과 원사정이 유지되는 경우에 한하여 보정형식으로 청구의 이유를 기재할 수 있도록 하였다(개정특허법 제140조의2제1항 단서 및 제3항). 현행 규정에서는 특허법 제140조의2의 규정에 의하여 거절사정불복심판청구시 명세서 또는 도면의 보정이 있어 심사전치의 대상이 되는 건에 대하여도 청구의 이유의 기재는 필수요건이나, 현재 거절사정불복심판의 약80%가 심사전치에 회부되고 그 중 약65%가 등록사정되어 심판에 이송되지 않는 현실을 반영하여 출원인의 편의를 도모하고자 하였다.

7. 산업재산권의 보호강화

1) 특허료 불납으로 인하여 실효된 권리의 구제

특허료 납부기간의 해태가 불가피한 경우에 추가납부를 조건으로 하여 권리를 회복하고 회복된 권리에 대하여는 효력을 제한하였다(개정특허법 제81조의2). 출원인 또는 특허권자가 본인이 책임질 수 없는 사유로 인하여 특허료를 납부하지 못한 경우에도 특허출원 등이 포기되는 것으로 간주하는 것은 너무 가혹하므로 이를 고려하여 개정하였다. 회복된 권리에 대하여는 그 특허료 추가납부기간이 경과한 후 특허권 회복 등록전의 제3자의 실시행위에는 그 효력이 미치지 아니하고(개정특허법 제81조의2제3항), 실시자에 대하여는 법정실시권인 통상실시권을 부여하고 이에 대한 대가지급을 규정하였다(개정특허법 제81조의2제5항).

2) 손해액 추정규정의 개정

현행의 손해액 추정방법에 제1항을 신설하여 판매수량만 확인하면 권리자의 원가계산기준에 의하여 손해액을 쉽게 산정할 수 있는 근거를 마련하였다(개정특허법 제128조제1항)

8. 기타 개정사항

1) 우선심사규정

대통령령이 정하는 출원의 경우 출원공개전에도 우선심사를 할 수 있도록 하였다.(개정특허법 제61조). 현행은 모든 출원에 대하여 공개후에만 우선심사를 할 수 있도록 규정되어 왔다. 그러나 제3자 실시이외의 대통령령이 정하는 출원의 경우 공개를 전제할 필요가 없고 또한 공개전 심사가 일반화되는 추세를 반영하고, 우선심사를 신청하기 위하여 조기공개를 신청하는 번거로움을 제거할 필요가 있음을 반영하여 개정하였다.

2) 특허결정후 특허료 납부시 청구항 포기규정 신설

특허결정된 출원에 대하여 특허권설정등록시에 청구항을 포기할 수 있도록 하였다(개정특허법 제215조의2). 현행은 특허권의 설정등록후에만 청구항마다 포기를 할 수 있다. 그러나 이 경우 출원인이 판단하여 불필요한 청구항이라 하여도 일단 그 청구항에 대하여 특허료를 납부한 후에 포기 등을 하여야 하는 문제가 있어 출원인의 편의를 고려하여 개정을 하였다.