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가. 결정계 심판
심판의 당사자로서 청구인과 피청구인이 대립구조를 취하지 아니하고
청구인만 존재하는 심판
(1) 거절결정 등에 대한 심판
ㅇ
의 의
- 특허출원 등에 대하여 거절결정을 받은 자가 이에 불복하여 청구하는
심판 으로서 심사절차의 속심적 성격을 지님.
-
제도적 취지: 심사관의 일정처분에 대하여 불복하고자 하는 자에게
그 불복을 허용함으로써 권리구제의 기회를 부여하는 한편, 행정기관
스스로에게 시정의 기회를 주어 심사의 공정성과 적정성 을 기하고자
함.
ㅇ
심판의 종류
- 거절결정에 대한 심판
특허법 제62조의 규정에 의한 특허출원에 대한 거절결정과
법 제 91조의 규정에 의한 특허권의 존속기간 연장등록출원에 대한 거절
결정에 대하여 불복하여 제기하는 심판(특허법 제132조의 3)
- 취소결정에 대한 심판
특허취소결정은 특허이의신청이 이유있다고 인정되는 경우
심사관이 행하는 특허권의 효력을 상실시키는 처분으로서, 법 제73조
제3항 규정에 의한 취소 결정을 받은 자가 그 처분에 대하여 불복하여
제기하는 심판(특허법 제132조의 3)
- 보정각하결정에 대한 심판
보정각하결정은 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여
한 보정이 요지변경에 해당될 경우 심사관이 그 보정을 각하하기 위해
행하는 처분으로서, 법 제51조 제1항의 규정에 의한 보정각하 결정을
받은 자가 그 결정에 대하여 불복하여 제기하는 심판(특허법 제132의
4)
ㅇ
청구인
- 특허출원인(특허출원에 대한 거절결정 및 보정각하결정에 대한
심판의 경우) 및 특허권자(특허권의 연장등록출원에 대한 거절결정,
특허취소 결정에 대한 심판)
ㅇ 청구기간 및 방식
- 거절결정, 취소결정 또는 보정각하결정 등본을 송달받은 날로부터
30일이내에 청구가능(법 제132조의 3, 제132조의 4)
- 거절결정 등에 대한 심판을 청구하고자 하는 자는 법정사항을 기재한
심판 청구서를 특허심판원장에게 제출(법 제140조의2)
ㅇ
인용심결의 효과
- 심판관은 심판청구가 이유있다고 인정된 경우 심결로써 거절결정·취소결정
또는 보정각하결정을 취소하여야 함
- 거절결정 또는 취소결정을 취소한 경우 심판관은 스스로 심판(자판)할
수도 있으며, 심사에 붙일 것이라는 심결을 할 수 있음 (법 제176조
제1, 2항).
* 보정각하결정 불복심판의 경우 그 청구가 인용될 때에는 그 보정각하
결정을 취소함으로써 청구목적이 달성되며 자판할 대상은 아님.
- 심결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여
심사관을 기속함 (법 제176조 제3항)
(2) 정정심판
o
의 의
- 특허발명의 명세서 또는 도면의 기재내용에 하자가 있거나 불명료한
부분이 있는 경우 그 하자 등을 치유시키기 위하여 특허권자가 청구하는
심판(법 제136조).
* 정정심판의 경우 당사자 대립구조를 취하지 않는다는 면에서는
형식상 결정계로 분류되나, 확정된 권리에 대한 심판이라는 측면에서
당사자사건과 동일하게 초심을 기존의 심판소에서 다루었음.
- 제도적 취지: 특허내용중의 오기를 정정하거나 특허청구범위에
공지·공용의 사실이 포함되어 있는 경우 이를 삭제 내지 정정함으로써
특허권의 내용을 명확히 하고 권리범위의 한계를 분명히 하여 특허권의
행사에 만전을 기함과 아울러 타인의 무효심판 청구를 사전에 방지
o
청구인 : 특허권자만이 청구할 수 있음(법 제136조 제1항)
o
정정의 범위(법 제136조 제1항)
* 정정심판은 특허권이 발생된 이후에 명세서의
정정수단으로서 이용되는 것이므로 정정의 결과가 기존의 권리관계에
변동을 초래할 경우 법적 안정성을 해할 우려가 있는 바, 정정의 범위는
매우 제한적이어야 함.
- 특허청구범위의 감축
- 명백하게 잘못된 문자, 기호, 부호등 오기 정정
- 명세서 및 도면의 불명료한 내용 및 부정확한 표현 등의 석명
ㅇ 청구기간
- 특허권설정등록 후에만 청구가능, 특허권의 존속중에는 물론 특허권이
소멸된 후에도 청구가능
* 단, 특허이의신청이 있을 때에는 특허권자는 이의신청 이유에 대한
정정청구에 의하여 명세서 또는 도면을 정정할 수 있으므로 이의신청
기간중에는 양자가 중복되지 아니하도록 하고자 정정심판청구를
금하고 있음(법 제136조 제1항 단서)
o 효 과
- 소급효과 발생: 정정을 인정하는 취지의 심결이 확정된 때에는
그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원 . 출원공개 . 특허결정
또는 심결 및 특허권자의 설정등록이 된 것으로 봄(법 제136조 제9항)
- 정정내용이 출원시까지 소급되므로 정정전의 명세서 또는 도면에
기초하여 다른 심결 또는 판결이 확정된 때에는 그 심결 또는 판결은
재심사유가 되며, 이미 권리행사가 된 때에는 그에 따른 법적 책임을
부담하여야 함.
- 정정심판의 결과 특허증의 기재사항에 변경이 생길 경우 특허청장은
직권으로 내용에 따른 새로운 특허증을 교부(법 제 86조 제3항)
나. 당사자계 심판
이미 설정된 권리에 대해 심판의 당사자로서 청구인과 피청구인이
대립된 구조를 취하는 심판
(1)특허의 무효심판
o 의 의
- 유효하게 설정등록된 특허권을 법정무효사유를 이유로 심판에 의하여
그 효력을 소급적으로 또는 장래에 향하여 상실시키는 준 사법적 행정처분.
- 특허의 무효처분은 특허권침해소송을 해결하기 위한 전제로서 재판에서
할 수는 없으며 반드시 무효심판에 의해 행해져야 함(법 제133조)
- 제도적 취지 : 착오로 허여된 특허권을 계속 존치하면 특허권자의
부당한 보호가 됨은 물론 국가산업에도 유익하지 못하므로 무효심판을
통하여 부실 특허를 정리
ㅇ 청구인 및 피청구인
- 청구인: 이해관계인(이해관계인 유무판단은 심결시를 기준) 또는
심사관
- 피청구인: 특허권자
- 특허권존속기간중에는 물론, 특허권의 소멸후에도 가능(법 제133조
제2항)
o 무효사유(법 제133조 제1항)
* 특허 무효사유는 법정되어 있어 그것 이외의 다른
사유로 무효심판을 청구할 수 없음.
- 권리의 향유능력이 없는 외국인에게 허여된 경우
- 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성이 없는 발명에 특허권 등이
설정된 경우
- 무권리자에 권리가 허여된 경우
- 후출원인에게 권리가 허여된 경우
- 조약에 위배되어 권리가 허여된 경우 등
o 무효의 효과
- 특허무효심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로
간주되는 소급 효과가 생김(법 제133조 제3항), 보상금청구권도 특허가
무효된 경우에는 발생되지 아니하는 것으로 봄.
* 소급효의 예외: 특허가 특허권 발생이후에 생긴 후발적 무효사유(법
제133조 제1항 제4호)에 의하여 무효된 경우에는 그 특허권은 처음부터
소급하여 상실되는 것은 아니며 그 특허가 무효사유에 해당하게 된 때부터
없었던 것으로 봄(법 제133조 제3항 단서).
- 실시료 . 손해배상금의 반환문제 실시권 설정계약당시에 특허가
무효된 경우 이미 지급한 실시료를 반환한다는 특약이 있다면 계약의
내용에 따라 특허권자는 이행의무가 있으므로 상대방으로부터 받은 실시료를
반환해야 하나, 이러한 특약이 없는 경우라면 실시료의 반환의무는 없다고
보는 것이 일반적.
무효된 특허권을 행사하여 상대방으로부터 손해배상금의 지급을 받은
경우에는 위 실시권의 경우와는 달리 특허권자는 그 손해 배상금을 상대방에게
반환하여야 함.
특허가 법 제104조의 사유에 해당되어 무효된 경우에는 무효된 원특허권자
등은 일정범위 내에서 법정실시권을 갖음.
(2) 정정의 무효심판
ㅇ 의 의
- 정정심판에 의하여 정정이 확정된 명세서 및 도면이 다시 일정한
무효사유에 해당된 경우 정정된 부분을 무효시키고자 하는 심판(법 제137조)
- 제도적 취지: 정정되어서는 안될 사항이 정정되어 출원시까지 소급하여
유효한 권리로서 행사됨에 따라 선의의 제3자가 입게 될 불측의 손해를
방지하고자 함.
ㅇ 청구인 및 피청구인 :
- 청구인: 이해관계인 및 심사관
- 피청구인: 특허권자
- 정정심결이 확정된 이후라면 특허권의 존속중에는 물론 특허권이
소멸된 후에도 청구가능
ㅇ 무효사유(법 136조 제1항 내지 제3항의 규정에 위반된 경우)
- 명세서 또는 도면에 대한 정정이 특허청구범위의 감축 . 오기의
정정 . 불명료한 기재의 성명이 아닌 경우
- 정정의 결과가 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것인
경우
- 정정후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허를 받을
수 없는 것인 경우
ㅇ 정정무효의 효과
- 정정을 무효로 하는 심결이 확정되면 그 정정은 처음부터 없었던
것으로 봄(법 제137조 제3항)
(3) 권리범위 확인심판
ㅇ 의 의
- 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 청구하는 심판으로서 (법
제135조), 특허발명과 구체적으로 실시되고 있는 기술이 기술적으로
일치되는지의 여부를 가리는 기능을 함.
- 제도적 취지: 특허권의 권리범위 한계를 명확히 하여 다른 발명과의
저촉문제. 권리침해문제등을 사전에 해결함으로써 분쟁의 조기해결을
도모하고 재판의 기초자료로 활용
ㅇ 유 형
- 적극적 권리범위확인심판: 특허권자가 비권리자인 "(가)호
발명" 의 실시자를 상대로 하여 청구. 따라서 심판청구의 취지는
『"(가)호 발명"은 특허발명의 권리범위에 속한다』라는 심결을
구하는 형식.
- 소극적 권리범위확인심판: 비권리자인 "(가)호 발명"의
실시자가 특허권자를 상대로 청구. 따라서 심판청구의 취지는 『"(가)호
발명"은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다』라는 심결을
구하는 형식.
ㅇ 청구인 및 피청구인
- 청구인: 적극적권리범위확인심판의 경우 특허권자 또는 전용실시권자가,
소극적 권리범위확인심판의 경우 "(가)호 발명"의
실시자가 청구인이 됨.
- 피청구인: 적극적권리범위확인심판의 경우 "(가)호 발명"의
실시자가, 소극적 권리범위확인심판의 경우 특허권자 또는
전용실시권자가 피청구인이 됨.
ㅇ 효 과
- '권리범위에 속한다'는 심결이 확정되면 "(가)호 발명"의
실시는 특허권의 침해에 해당.
- '권리범위에 속하지 않는다'는 심결이 확정되면 "(가)호 발명"의
실시는 특허권의 침해가 되지 않는 것으로 판단됨.
(4) 통상실시권허여의 심판
ㅇ 의 의
- 특허발명이 선원인 다른 특허발명이나 등록실용신안 또는 등록디자인권과
이용 .
저촉관계에 있을 때 그 특허발명의 실시를 조정하기
위한 심판(법 제138조).
- 제도적 취지: 선 . 후원권리간에 이용 . 저촉관계가 있고 그 권리간의
실시를 조정함으로써 발명의 실시가 원활히 이루어지도록 하기 위함.
ㅇ 심판청구의 요건
- 이용 . 저촉관계가 있을 것
- 상당한 기술상의 진보가 있을 것
- 선원자는 이용발명 등에 대하여 실시권허여를 청구할 것
- 협의가 성립되지 않을 것
ㅇ 청구인 및 피청구인
- 청구인은 당해 특허발명을 실시하고자 하는 특허권자 . 전용실시권자
또는 통상실시권자이며, 피청구인은 선출원특허권자 . 실용신안권자
또는 디자인권자가 됨.
- 한편, 선원자가 후원자에게 통상실시권을 허여한 후 '법 제138조
제3항'에 의하여 후원권리를 실시하고자 하는 경우에는 선원자가 심판의
청구인이 되고 후원자가 피청구인이 됨.
ㅇ 효 과
통상실시권을 허여받은 자가 심결주문에 정하고 있는 대가를
정해진 시기에 지급 또는 그 대가를 공탁하여야 할 자가 공탁을 하는
것을 조건으로 강제적 통상실시권이 발생함.
(5) 상표등록취소심판
ㅇ 의 의
등록된 상표에 일정한 취소사유가 있는 경우 그 취소처분을 구하는
심판(상표법 제73조)
ㅇ 청구인
- 이해관계인(단, 상표권자의 부정사용으로 인한 상표등록취소, 단체표장의
부정 사용으로 인한 단체표장의 취소 및 사용권자의 부정사용으로 인한
상표권자의 취소의 경우에는 누구든지 청구가능)
ㅇ 취소사유(상표법 제73조 1항)
- 상표권자가 타인에게 자기의 상표를 사용권 설정등록 없이 6개월이상
사용하도록 허여한 경우
- 정당한 사유없이 3년이상 사용하지 않은 경우
- 부기변경이 있는 경우 등
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